Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2005 (110. évfolyam, 1-6. szám)
2005 / 6. szám - Dr. Palágyi Tivadar: Szabadalmakkal kapcsolatos érdekes döntések az amerikai bíróságok 1995-2000. évi gyakorlatából
36 Dr. Palágyi Tivadar tartalmazott, amelyek alátámasztották a „kétszeres koncentráció” tételét. A CAFC szerint az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a „gyors növekedés” más, mint a „kétszeres koncentráció”, és hogy az adatok egyszerű kinyilvánítása nem szolgáltatott megfelelő alapot annak valószínűsítéséhez, hogy az igényelt találmány a feltalálók birtokában volt a benyújtás időpontjában. M) A CAFC az Elk Corp. of Dallas (Elk) v. GAF Building Materials Corp. (GAF) ügyben 1999 júliusában jóváhagyta egy területi bíróság (district court) döntését, amelyben egy mintaszabadalommal (design patent) kapcsolatos bitorlási perben elutasították a mintaszabadalom tulajdonosának keresetét arra hivatkozva, hogy a bejelentő az elővizsgálati eljárás alatt elmulasztott egy lényeges adatot közölni a hivatallal. A GAF 1975-ben 3 921 358 számmal szabadalmat kapott kétrétegű, kompozit tetőzsindely tárgyú találmányára. A szabadalomra számos gyártó - köztük az Elk is - használati engedélyt kapott. Az 1980-as évek vége felé az Elk néhány alkalmazottja a GAF szabadalma alapján kidolgozott egy szintén kétrétegű, kompozit tetőzsindelyt. Az erre vonatkozó mintaszabadalmi bejelentés benyújtása előtt a feltalálók egyike (Weaver) újdonságvizsgálati kutatást rendelt. A kutatást kérő levélhez csatolta a GAF-szabadalom egy másolatát, és elismerte az abban ismertetett szerkezet és a kutatás tárgyának hasonlóságát. Weaver a kézhez kapott kutatási jelentésről az egyik társfeltalálónak tájékoztatást küldött, amelyben a kutatási jelentés által említett egyik (Giles-féle) szabadalomra azzal hivta fel a figyelmet, hogy az „különösen érdekes”. A feltalálók a kutatási jelentést és Weaver feljegyzését elküldték szabadalmi ügyvivőjüknek, aki lefolytatta a mintaszabadalmi eljárást anélkül, hogy a GAF-szabadalomra vagy a Giles-szabadalomra hivatkozott volna. A mintaoltalmat ‘144 számmal engedélyezték. Az Elk bitorlási keresetet indított a GAF ellen, míg a GAF kérte a ‘144 sz. mintaszabadalom érvénytelennek nyilvánítását arra hivatkozva, hogy a bejelentők az elővizsgálati eljárás alatt „méltánytalan viselkedést” tanúsítottak, mert elmulasztották a GAF-féle és a Giles-féle szabadalomra való hivatkozást. A körzeti bíróság a GAF javára döntött megállapítva, hogy a ‘144 sz. mintaszabadalom lényeges tájékoztatás közlésének elmulasztása miatti méltánytalan viselkedés következtében nem érvényesíthető, amit a CAFC megerősített, megállapítva, hogy a ‘144 sz. mintaszabadalomra nézve a GAF-féle és a Gilesféle szabadalmakban kinyilvánított anyag lényeges volt. Ezenkívül a CAFC azt is bizonyítottnak találta, hogy a bejelentő részéről a közlés elmulasztása félrevezetési szándékból történt, mert a feltalálók a ‘ 144 sz. mintaszabadalom tárgyát a GAF-szabadalomra alapozták, és Weaver újdonságvizsgálatot kérő levele elismerte a közeli hasonlóságot. A kutatási jelentés is említette a Giles-szabadalmat, és Weaver feljegyzése feltalálótársához hangsúlyozta annak fontosságát. Az ügyből levonható általános tanulság, hogy a feltalálóknak még mintaszabadalmi bejelentés esetén is figyelembe kell venniük a kinyilvánitási kötelezettséget, és ennek megfelelően közölniük kell a hivatallal minden ismert lényeges információt. N) A CAFC a J.E.M. AG Supply Inc. v. Pioneer Hi-Bred International Inc. ügyben 2000 februárjában úgy ítélkezett, hogy a növényszabadalmi törvény (Plant Patent Act) és a fajtaoltalmi törvény (Plant Variety Protection Act) révén elérhető külön oltalmi fonnák ellenére az amerikai szabadalmi törvény 101. szakasza alapján növényekre is lehet rendes szabadalmi (utility patent) oltalmat engedélyezni. Az ítélet meghozatalakor a bíróság jogalapként a Diamond v. Chakrabarty ügyre hivatkozott, amelynek alapján első ízben engedélyeztek szabadalmi oltalmat mikroorganizmusokra. O) Az ekvivalenciatan alkalmazását alapvetően befolyásolta a CAFC 2000. november 29-én hozott döntése a Festő v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kahushiki Co. (Festő) ügyben, mert arra számos későbbi döntésben is hivatkoznak. A vonatkozó szabadalom egy dugattyúhoz mágnesesen kapcsolt és az által meghajtott szállítószalagon levő tárgyak mozgatására szolgáló eszközre vonatkozott. Az ügyben a CAFC új szabályokat állapított meg az elővizsgálati eljárás lefolytatásának a szabadalom oltalmi körére gyakorolt korlátozó befolyásával (Prosecution Flistory Estoppel, PHE) kapcsolatban. Az ekvivalenciatan az amerikai szabadalmi jogban is lehetővé teszi, hogy egy szabadalom oltalmi körét az igénypontok szövegénél tágabban értelmezzék. A PHE gátolja az oltalmi kör kiterjesztését, mert az elővizsgálati események folyományaként a szabadalmas nem állíthatja, hogy a szabadalom oltalmi köre olyan tárgyra is kiterjed, amelyről az elővizsgálati eljárás során lemondott. A Festő-ügyben hozott bírósági döntés szerint ilyen befolyással kell számolni, amikor egy igénypont megváltoztatása azért történik, hogy a bejelentő biztosítsa a szabadalmazhatóságot a technika állásának figyelembevétele mellett. Ilyen befolyás azonban nemcsak akkor forog fenn, amikor a bejelentő a technika állásától való elhatárolás miatt módositja a leírást, hanem minden olyan módosítás esetében is, amelynek célja, hogy a szabadalmazás bármilyen követelményének eleget tegyen, ideértve az önkéntes módosításokat is, amilyen például az „előzetes módosítás” (preliminary amendment). Ennek megfelelően a bejelentés benyújtása után eszközölt minden módosítás, amely a törvényes követelmények kielégítését célzó bármilyen okból szűkíti egy igénypont oltalmi körét, PHE-t képez a módosított igénypontelem vonatkozásában (de a módosítatlan igénypontelemekre nézve nem). Ebből következik, hogy a módosított igénypontelemre nem alkalmazható az ekvivalenciatan, ha PHE forog fenn. A Festő-döntés kapcsán a Legfelsőbb Bíróság hozott 2002-ben ítéletet, amely enyhíti a CAFC által megállapított szigorú szabályokat. Erről a döntésről egy következő cikkben fogunk beszámolni.
