Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2002 (107. évfolyam, 1-6. szám)
2002 / 1. szám - Európai jogi figyelő. Halbauer József: Gyógyszeripari tárgyú találmányok feltártságának megítélése az Európai Szabadalmi Hivatal esetjoga alapján
26 Halbauer József de csak a megfelelő ismertetés és reá való pontos hivatkozás esetén. 3.4. AT 0716/94 jogeset A vizsgáló osztály (többek között) a találmány elégtelen feltárása miatt elutasította a bejelentő (későbbi fellebbező) szabadalmi bejelentését. A vizsgáló osztály döntését arra alapozta, hogy ugyan a leírás szerint az igényelt vegyületek a kémiai irodalomban ismertetett standard eljárásokkal valóban előállíthatok, de sem a kiindulási anyagok, sem pedig az előállítási módszerek nincsenek a leírásban ismertetve. Pontosabban: a szubsztituálatlan fenil-akrilsav észterek előállítására valóban nyújt kitanítást a technika állása, azonban a találmány fenilcsoportjukon szubsztituált ilyen akrilsav észterekre vonatkozik. A reaktívnak tekinthető szubsztituenseknek az előállítási eljárás során való viselkedése pedig prognosztizálhatatlan. A fellebbező (bejelentő) fellebbezést nyújtott be a vizsgáló osztály döntése ellen. Érvelését arra alapozta, hogy egy, a leírás kiegészítésére újonnan hivatkozott dokumentum tartalma alapján és annak ismeretében szakember már foganatosítani képes a kifogásolt eljárást. Ezt az állítást a fellebbező egy tanú vallomásával is alátámasztotta. A Fellebbezési Tanács a fenti érvelést elfogadta. A fenilcsoport reaktív szubsztiluenseinek előre nem látható viselkedésére épített kifogást megalapozatlannak ítélte, mert szakembertől elvárható ismeretnek tartotta, hogy a kifogásolt reaktív szubsztituenseket átmenetileg az alkalmazott reakció körülményei között stabil származékká, majd abból visszaalakítsa (védőcsoportok bevitelével, majd azok eltávolításával). A Fellebbezési Tanács döntésével a vitatott ismereteket egy szakember alaptudásának körébe tartozónak ítélte. Vélhetően az új dokumentummal való kiegészítés hiányában is ugyanerre a döntésre jutott volna. 3.5. A T 1055/97jogeset A vizsgáló osztály elutasította a bejelentő megosztott szabadalmi bejelentését. A bejelentő egyik alternatív igénypontsorozatát sem találta az osztály elfogadhatónak; az egyiket bővítő értelmű kiterjesztés miatt, a másikat pedig kielégítő feltárás hiányában. A fellebbező bejelentő új igénypontsorozatot tartalmazó fellebbezést nyújtott be a vizsgáló osztály döntése ellen, a következő főigényponttal: Terápiás, olyan polinukleotidot magában foglaló kompozíció, amely legalább egy, a következő három csoportból választott nukleotid egységet tartalmaz: (i) foszfát-cukor-bázis-Sig, ahol (szerkezetdefiníciók ...) Sig a bázishoz, annak megadott helyzetében kovalens kötéssel kapcsolódhat; (ii) képlettel jellemzett ribonukleotid, ahol (szerkezetdefiníciók ...) Sig a cukorrészhez, annak megadott helyzetében kovalens kötéssel kapcsolódhat; (iii) képlettel jellemzett nukleotid, ahol (szerkezetdefiníciók ...) Sig a foszfátrészhez képlettel jellemzett kötéssel kapcsolódhat; mindezekben a „Sig” egy olyan csoportot jelent, amely detektálható akkor is, amikor a polinukleotid már beépült a dupla szálú RNS-be vagy DNS-be és ahol a „Sig” kötőcsoporton keresztül kapcsolódik a nevezett nukleotidhoz. Fellebbezését a bejelentő azzal indokolta, hogy a nukleotid analógok szintézise a technika állása alapján rutinszerűen elvégezhető, a közös „Sig” szubsztituensek az eredetileg benyújtott leírás megjelölt (23., 31. és 34.) példáiban ismertetésre kerültek. Mindezek alapján szakember a találmányt aránytalan erőfeszítés nélkül is megvalósíthatja. A Fellebbezési Tanács megállapította, hogy a közös „Sig” szubsztituensek egyrészt hatásukkal vannak jellemezve; mint olyanok, melyek biztosítják a polinukleotid detektálhatóságát a gazda nukleinsavba való beépülés után is, a leírásban pedig csak egy nem kimerítő felsorolással vannak értelmezve (többek között alifás, aromás csoport, oligo-, poliszaharid, kelátképző, mágneses anyag, glikoprotein, enzim, hormon, antitest, antigén stb.), ezekből mindössze négy vegyületcsoport (a maltotrióz, a biotin, immunogén anyag és fluoreszcein) van bemutatva. A Fellebbezési Tanács álláspontjában elismeri, hogy a cukor-bázis-foszfát alapváz valóban rutinszerűen kialakítható. A „Sig” szubsztituensek azonban a termék megszámlálhatatlan megoldását jelentik, a kinyerésükre és azonosításukra történő kitanítás nélkül. A „terápiás” hatás úgyszintén nincs kellően definiálva, a leírás (pontosan megjelölt helyein) ugyanis olyan kompozíciókat is bemutat, amelyekben a polinukleotid nem hatóanyag, hanem egy másik hatóanyag hatását felerősítő (potencírozó) komponens. A találmányt szakember csak komplett, kísérletes kutatómunka eredményeként valósíthatná meg, ezért a Fellebbezési Tanács az elégtelen feltárást megalapozottnak tartja. Az esetből levonható tanulságként az állapítható meg, hogy egyrészt az elégtelen feltárás a „Sig” szubsztituens elégtelen ismertetéséből fakad, másrészt a megvalósításhoz szükséges, de hiányzó ismeretekhez szakember csak (feltalálói lépést feltételező) kísérleti munka eredményeként juthat, a meglévő tudásából való következtetéssel nem. Összefoglalás Az elvégzett jogeseti elemzések alapján azt - az egyébként kézenfekvő — következtetést mindenképpen le lehet vonni, hogy - tekintettel az EPC 83. és 84. cikkelyeinek szoros kapcsolatára - nem lett volna szabad egyiket (sem) a másiktól függetlenül vizsgálni. A két cikkelynek ez a szoros kapcsolata a leírás és igénypont(ok) kölcsönös összhangjára vonatkozóan azt az elvárást tükrözi, amely a szabadalom engedélyezési eljárása során teljesítendő és el is bírálandó kritérium. A jogorvoslati és megsemmisítési eljárásoknak már csak a kielégítő feltárás lehet jogalapja. A T 0716/94 és a T 0051/87 jogesetek a szakember tudásának fogalmi tisztázásához nyújtanak újabb támponto(ka)t. Az előbbi a szakember „alap-” tudásáról, utóbbi pedig a „friss” tudásról alkotott képünket gazdagíthatja. A T 1055/97 -es eset (a 2.2. c) -ben leírtakkal összhangban) olyan esetet világít meg, amikor a (találmányt megvalósítani szándékozó) szakember olyan ismeretek hiányával találja magát szemben, melyeket a meglévő („alap-” és „friss”) tudásából képtelen származtatni. E hi-
