Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2005 (110. évfolyam, 1-6. szám)
2005 / 5. szám - Nemzetközi kitekintő
Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről 77 tanácsának a kérelmező Chris igénypontjait elutasító döntését. Az igénypontok a technika állásából ismert plazmidokban levő bizonyos DNS promóter-szekvenciára vonatkoznak. A Chris olyan irodalmi helyekre hivatkozott, amelyek e plazmid promóterét eltérő szekvenciával ismertetik, és azzal érvelt, hogy a plazmid alapján a promoter nem minősíthető ismertnek. A CAFC az igénypontok szövegezésével kapcsolatban egyetértett a tanács döntésével abban, hogy az „egy bizonyos szekvencia legalább egy olyan részét tartalmazó oligonukleotid, amely egy szekvencia bizonyos részéből áll” a kifejezés a legtágabb ésszerű értelmezés mellett határozatlan. Újdonságrontás szempontjából a CAFC azon a véleményen volt, hogy egy gén szekvenciája meghatározza a gént magát, és nem csupán egyike a gén tulajdonságainak. Ezért az igényelt gén ki volt nyilvánítva függetlenül attól, hogy szekvenált volt-e vagy sem. A plazmid tehát nem csupán „kiindulási anyag” volt, hanem valójában ténylegesen tartalmazta a promóterrégiót. Azzal az érvvel kapcsolatban, hogy különböző kutatók a promóterrégióval kapcsolatban eltérő szekvenciákat kaptak, a CAFC megjegyezte, hogy „a Chris azt igényli, amit ő [a technika állásához tartozó dokumentumban] kinyilvánított” (és a szabadalmi hivatal ésszerűen következtetett arra, hogy a kérdéses promoter a Chris által publikált cikkben szereplő plazmidból származott). A fenti okok miatt a CAFC elutasította a Chris fellebbezését. C) A CAFC 2004. augusztus 31 -én a Home Diagnostics, Inc. v. Lifescan, Inc. ügyben megváltoztatta az alsófokú bíróság döntését, és úgy ítélkezett, hogy az alperes bitorolja a felperes glükózkoncentráció vérben való mérésére vonatkozó szabadalmát. A CAFC szerint az igénypontnak „megfelelően stabil végpont meghatározásakor” szövegezésű része nem volt olyan előnyös kiviteli alakra korlátozva, amely a végpontot egy előre meghatározott időtartam elteltéhez kapcsolta volna. A körzeti bíróság „tévedett, amikor túl nagy hangsúlyt helyezett a leírásban az előnyös megvalósítási alakok tárgyalására; ehelyett maguknak az igénypontoknak a jelentését kellett volna figyelembe vennie”. Bár a leírás csupán az előre meghatározott időzítési változatokat tárgyalta, az a tény, hogy hallgatott a végpont meghatározásának egyéb útjairól, nem jelentette az előre meghatározott időzítésnél tágabb változatok kizárását az igénypont oltalmi köréből. A CAFC számos hasonló tárgyú szabadalomra hivatkozott annak bizonyítására, hogy az azokban alkalmazott szűkebb igénypont-szövegezésről a szóban forgó szabadalom igénypontjában tágabbra tértek át. Ez azt mutatta, hogy a szabadalmas szándékosan keresett a hasonló tárgyú szabadalmakban igényelt, előre meghatározott időzítő módszernél szélesebb körű megoldást. A CAFC a szóban forgó szabadalom elővizsgálata során megnevezett dokumentumokra is hivatkozott annak bizonyítására, hogy egy szakember a feltalálás időpontjában tudhatta, hogy a glükózkoncentráció mérését lehetett volna előre meghatározott időzítési módszer mellett egyéb végpontmódszerre, így például az alperesi módszerre, vagyis magának a reakciónak az ellenőrzésére is alapozni. D) Az Ex Parte Eggert ügyben a CAFC 2003-ban megállapította, hogy a Festő-ügyben hozott döntés nem alkalmazható korábban törölt szövegnek újból engedélyezett szabadalmakba való visszaiktatása esetén. Az amerikai szabadalmi törvénynek a szabadalmak újbóli engedélyezésére („re-issue”) vonatkozó 251. szakasza lehetővé teszi a szabadalmasok számára, hogy helyesbítsék a szabadalmaikban előforduló hibákat. Egy szabadalom igénypontjainak oltalmi körét bővíteni is lehet, ha az újbóli engedélyezésre vonatkozó kérelmet a szabadalom engedélyezésének napjától számított két éven belül nyújtják be. Itt azonban jelentős korlátozást jelent a bíróság által létrehozott „visszaiktatási szabály” (recapture mle), amely kimondja, hogy nem engedélyeznek re-issue szabadalmat olyan igényelt anyag újbóli felvételére, amelyről az eredeti szabadalom megszerzése érdekében már lemondtak. Ez a szabály meggátolja a szabadalmast abban, hogy újbóli engedélyezés révén olyan igénypontokat szerezhessen, amelyek azonos vagy tágabb oltalmi körűek, mint amelyeket törölt az eredeti bejelentésből. E szabály hátterében az áll, hogy szándékos lemondás egy tárgyról a szabadalom elnyerése érdekében nem képezhet olyan „hibát”, amely újbóli engedélyezés útján helyesbíthető. A szintén bírósági úton létrehozott ekvivalenciaelv kimondja, hogy egy szabadalom olyan igénypontja, amelyet szó szerint nem bitorolnak, mégis bitoroltalak tekinthető, ha az igényelt találmány és a bitorlással vádolt termék közötti különbségek „nem lényegesek”. Mechanikai találmányok esetén például egy próba annak megállapítására, hogy a különbségek nem lényegesek, annak a meghatározásában áll, hogy a bitorlónak vélt termék lényegileg ugyanazt a funkciót tölti-e be lényegileg ugyanolyan úton és lényegileg ugyanazzal az eredménnyel, mint az igényelt találmány. Az ekvivalenciaelv alkalmazását azonban gátolja az elővizsgálati eljárás lefolytatásának a szabadalom oltalmi körére gyakorolt korlátozó befolyása (Prosecution History Estoppel, PHE). A Legfelsőbb Bíróság a PHE-elvet és annak hatását az ekvivalenciaelvre a Festő-ügyben az alábbi módon magyarázta. A PHE-elv szerinti korlátozásnak megfelelően egy szabadalom igénypontjait a szabadalmi hivatal előtti bejelentési eljárás fényében kell értelmezni. A korlátozó befolyás miatt az igénypontokat a korábban törölt vagy elutasított szövegrészek figyelembevételével értelmezik. Az ekvivalenciatan lehetővé teszi, hogy a szabadalmas azokat a lényegtelen változtatásokat is az oltalmi kör alá tartozónak tekintse, amelyeket nem vett figyelembe az eredeti szabadalom igénypontjainak megszövegezésekor, de amelyek lényegtelen változtatások keretében figyelembe vehetők. Ha azonban a szabadalmas eredetileg igényelte azt a tárgyat, amelyről feltételezik, hogy bitorlást jelent, de az igénypont oltalmi körét az elővizsgálati eljárásban szűkítette, utólag nem érvelhet azzal, hogy a lemondott terület olyan előre nem látható tárgyat is felölel, amelyet a megadott szabadalom szó szerinti igénypontjaival ekvivalensnek kell tekinteni.
